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国家知识产权局办公室关于襄阳仪骏波微电子设备有限公司涉及专利侵权案件有关问题意见的函

国家知识产权局办公室关于襄阳仪骏波微电子设备有限公司涉及专利侵权案件有关问题意见的函

国家知识产权局办公室关于襄阳仪骏波微电子设备有限公司涉及专利侵权案件有关问题意见的函
国知办函管字〔2012〕469号
湖北省知识产权局:
《关于涉嫌专利侵权案件有关疑问的咨询函》(鄂知函〔2012〕31号)收悉。经研究,答复如下:
一、关于立案时间
专利法实施细则第八十九条规定,国务院专利行政部门设置专利登记簿,登记专利权的转移、专利权的恢复等事项。《专利审查指南》第五部分第九章规定,“专利权授予之后,专利的法律状态的变更仅在专利登记簿上记载,由此导致专利登记簿和专利证书上记载内容不一致的,以专利登记簿上记载的法律状态为准。”我局认为专利权权属变更采取公示原则,专利权的设立、归属、变动、消灭等均需专利局登记和公告后方可生效。而民事司法判决书的拘束力羁束对象仅包括作出裁决的法院、当事人和相关单位。本案中法院判决书是专利行政部门应当事人申请进行权属变更的依据。
按照《专利行政执法办法》第九条规定,请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷时应提供“专利权有效的证明,即专利登记簿副本,或者专利证书和当年缴纳专利年费的收据。”因此,本案中在司法判决至专利局完成权属变更手续前,在专利局登记簿中并没有记录相关的权属变更,当事人无法提供合格的专利权属证明材料,管理专利工作的部门无法立案。
二、关于侵权时间判定
我局认为,王波利用职务之便自行将公司所有的实用新型专利转至个人名下的行为,已被法院判定为无效行为。按照《民法通则》第五十八条“无效的民事行为,从行为开始起就没有法律约束力”,襄阳市仪骏电子设备有限公司应始终是该项实用新型专利的合法权利人。王波生产销售专利产品的行为应始终未得到合法专利权人的许可,因此,从其生产销售专利产品之日起即涉嫌侵犯涉案专利权。
以上意见,供参考。
国家知识产权局办公室
2012年12月20日
联系人:专利管理司 王志超
电 话:010—62083856
关于涉嫌专利侵权案件有关疑问的咨询函
鄂知函【2012】31号
国家知识产权局:
今年,我省襄阳市知识产权局受理了一起专利侵权纠纷案件,在处理过程中对立案时间与侵权判定有些疑问,现将案情予以反馈,请给予指导。
特此致函。
附件:襄阳市知识产权局关于立案时间及侵权时间判定的咨询函
湖北省知识产权局
二○一二年八月二十八日
襄阳市知识产权局关于立案时间及侵权时间判定的咨询函
国家知识产权局:
近日,我局受理了一起专利侵权纠纷案件,遇到一些疑问,现将案件反馈国家知识产权局,请给予我局指导。
案情:
襄樊市仪骏波微电子设备有限公司成立于2009年4月10日,股东分别为王波和王军(兄弟关系)。王波为公司的执行董事,法定代表人。在经营期间,公司取得一项实用新型专利(名称为“一种可控硅芯片磨角机”,专利号:201020604427.X)。2011年5月25日,王波未经公司和其他股东,利用职务之便,自行将公司所有的实用新型专利权转至个人名下,国家知识产权局于2011年7月11日下发《变更手续合格通知书》。在得知此事后,公司另一股东王军于2011年9月27日,向襄阳市中级人民法院提起民事诉讼,要求法院确认王波的专利权转让行为无效。2012年1月19日,襄阳市中级人民法院做出一审判决,确认了襄阳市仪骏波微电子设备有限公司将201020604427.X号实用新型专利权转让给王波的行为无效,并且在上诉期内王波没有提出上诉,判决生效。
2011年7月21日襄樊市仪骏波微电子设备有限公司变更名称为襄阳市仪骏波微电子设备有限公司(2010年襄樊市更名为襄阳市),同时公司法定代表人变更为王军。王波现已离开原公司,自行成立新公司。因王波目前仍存在生产销售“一种可控硅芯片磨角机”专利产品的行为,王军于2012年5月来我局提出专利侵权纠纷请求,因当时专利权人仍为王波,故我局要求王波先将专利权人变更为襄阳市仪骏波微电子设备有限公司后,我局才能受理。于是王军向国家知识产权局提出专利权变更请求,2012年7月4日,专利权变更完成,7月11日我局正式立案受理该案。
本案的疑问:
一、关于立案时间
对于该案的立案时间,存在两种不同观点:一种认为法院判决生效后,已经确认王波的变更行为是违法的、无效的。根据《民法通则》第五十八条“无效的民事行为,从行为开始起就没有法律约束力”的规定,可以直接认定专利权人为最初法律状态指示的。根据《专利法》第六十条规定,“未经专利权人许可……专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。”结合《民法通则》及《专利法》,应以最初法律状态确定的专利权人(襄阳市仪骏波微电子设备有限公司)为请求人进行立案,而不需要经过著录事项变更后,专利权重新转移为原始专利权人后再进行立案;另一种认为:应严格按照《专利法》和《专利行政执法办法》的规定,请求人必须是专利权人或利害关系人,此专利权人应为专利登记薄上记载的内容。该案中,请求人来我局提出请求时还没有完成著录事项变更,专利权未转移,请求人还不是专利权人或利害关系人,因此,就必须等到专利权经专利局批准重新变更回原权利人后,才能立案。
我局比较倾向于第一种观点。
二、关于侵权时间判定
对于该案侵权时间的判定,一种观点是:因为法院判决王波的变更行为无效,根据“无效的民事行为,从行为开始起就没有法律约束力”的规定,应以无效行为开始,王波成立新公司并生产销售专利产品之日起算;另一种观点是:根据《专利法》第六十条规定,“未经专利权人许可, 实施其专利,即侵犯其专利权”。应以襄阳市仪骏波微电子设备有限公司重新变更为专利权人后,王波继续生产销售专利产品之日起算。对此,我局比较倾向于第一种观点。
特此请示,妥否,恳请批复。
二○一二年八月二十八日

王晶律师

律师、专利代理人,中共党员,毕业于南京大学法学院,执业于上海市协力(南京)律师事务所!

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