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国家知识产权局关于沈阳瑞丰假冒专利案有关问题的复函

国家知识产权局关于沈阳瑞丰假冒专利案有关问题的复函

关于沈阳瑞丰假冒专利案有关问题的复函

国知办函管字〔2011〕215号

辽宁省知识产权局:
《关于“沈阳海为举报沈阳瑞丰假冒专利案”有关问题的请示》(辽知发〔2011〕3号)收悉。经研究,现答复如下:
2009年10月1日起施行的修改后的《专利法》将修改前的《专利法》第五十八条规定的“假冒他人专利行为”和第五十九条规定的“冒充专利行为”统一规定为“假冒专利行为”,同时提高了对假冒专利行为的行政处罚力度。《施行修改后的专利法的过渡办法》(国家知识产权局第53号令)第五条规定,“管理专利工作的部门对发生在2009年10月1日之后的涉嫌假冒专利行为进行查处的,适用修改后的专利法第六十三、六十四条的规定。”虽然《专利法实施细则》从2010年2月1日起施行,但不影响专利法从2009年10月1日起实施。
你局请示所述,沈阳瑞丰电力设备有限公司在2009年初印制了产品说明书1000份,其中标注了专利号200620092960.6,并一直使用至2010年。该专利于2008年1月获得授权,专利权人是杨焕金(沈阳瑞丰公司股东)、于孝增。该专利因未缴年费于2009年12月9日终止。2010年11月19日,你局依法扣押了沈阳瑞丰公司剩余的产品说明书125份,并认定产品说明书对该专利的创新点“内凸式结构”没有体现,目前生产销售的储油柜生产技术与该专利不完全一致。但请示附件及附送的案卷副本材料所述内容与请示内容有不完全相符之处。为依法认定假冒专利行为,你局应当就以下证明材料进一步调查取证:一是在专利权有效期内,沈阳瑞丰公司在其产品说明书上标注专利号是否得到了专利权人的同意;二是该专利权终止时间的证据;三是有关涉嫌假冒专利行为发生时间。
在进一步调查取证的基础上,假冒专利行为发生在2009年10月1日之前的,你局应当对是否构成假冒他人专利行为或冒充专利行为进行认定,并分别依据修改前的《专利法》第五十八、五十九条予以处罚,其中,假冒他人专利行为人的违法所得可以依据修改前的《专利行政执法办法》第三十八条的规定进行计算;假冒专利行为发生在2009年10月1日之后的,适用修改后《专利法》第六十三条予以处罚,其中,行为人的违法所得可以依据修改后的《专利行政执法办法》第四十五条的规定进行计算。
特此函复。
二○一一年七月一日
联系人:专利管理司 王志超
电 话:010—62083856
关于“沈阳海为举报沈阳瑞丰假冒专利案”有关问题的请示
辽知发【2011】 3号
国家知识产权局:
2010年,沈阳海为电力设备有限公司针对沈阳瑞丰电力设备有限公司向我局提交了2份专利侵权纠纷处理请求和1份假冒专利举报。2010年12月2日,我局根据案件进展情况依法对三起案件决定中止。从案件开始处理起,沈阳海为电力设备有限公司多次向上级有关部门递交材料,并且有多位领导亲自批示要认真处理此案。我局在处理此案的过程中,对以下几个问题存在困扰,希望国家知识产权局给予我局如何处理该案件的具体指导意见。案件具体情况详见附件。
1、法律适用。第三次修正的《中华人民共和国专利法》开始适用的时间是2009年10月1日,《中华人民共和国专利法实施细则》开始适用的时间是2010年2月1日, 而涉嫌假冒专利行为发生的时间在2009年至2010年期间,在处理此案时,应该依据原《专利法》还是修改后的《专利法》的有关规定?是依据原《中华人民共和国专利法实施细则》还是修改后的《中华人民共和国专利法实施细则》?
2、是否属于《专利法实施细则》第八十四条第一款规定的情况,沈阳瑞丰电力设备有限公司2006年8月28日申请了“内凸式金属波纹密封储油柜”实用新型专利(专利号ZL200620092960.6);2008年1月16日授权公告;2009年12月9日因未按时缴费专利权终止。该公司于2009年初印制了标有专利号的产品说明书1千份,并一直使用至2010年(2010年11月19日,我局依法扣押了沈阳瑞丰电力设备有限公司剩余的产品说明书125份),产品说明书中对其专利的创新点“内凸式结构”没有体现。
我们的问题是沈阳瑞丰电力设备有限公司的行为是否构成了《专利法实施细则》第八十四条第一款第(三)或第(五)项的行为。
3、处罚决定的裁量。国家知识产权局最新修改的《专利行政执法办法》中只有对假冒他人专利行为进行处罚的条款,对原专利法意义上的冒充专利行为如何处罚没有规定。如果沈阳瑞丰电力设备有限公司构成《专利法》第六十三条假冒专利的行为,应该对其进行什么样的处罚?如何认定违法所得?是否可以依据我省《专利保护条例》和原《专利行政执法办法》处理?
以上问题,望解答。
附件:关于“沈阳海为举报沈阳瑞丰假冒专利案”调查处理情况的报告
辽宁省知识产权局
二○一一年二月十八日
关于“沈阳海为举报沈阳瑞丰假冒专利案”调查处理情况的报告
我局收到了国家知识产权局专利管理司转来“沈阳海为举报沈阳瑞丰假冒专利案”后,高度重视,主管领导责成负责查处假冒专利案件的业务处室,指派专人负责调查处理此事,并专门于1月30日对沈阳海为电力设备有限公司和沈阳瑞丰电力设备有限公司进行了调查询问,现将有关情况汇报如下。
一、沈阳海为电力设备有限公司诉沈阳瑞丰电力设备有限公司专利侵权纠纷处理情况
2010年7月12日,沈阳海为电力设备有限公司向我局提交了2份专利侵权纠纷处理请求。案件一:认为沈阳瑞丰电力设备有限公司侵犯了其“多功能组合式波纹膨胀储油柜”发明专利权,专利号:200710010088.5。专利权人:沈阳海为电力设备有限公司。案件二:认为沈阳瑞丰电力设备有限公司侵犯了沈阳海为电力设备有限公司董事长邵为个人所有的“储油柜”外观设计专利权,专利号:ZL033565058。专利权人:邵为。由于两项案件是同一的被请求人和涉及同一种产品,我局决定对两项案件合案审理。被请求人沈阳瑞丰电力设备有限公司于2010年8月23日向国家知识产权局专利复审委员会就:ZL200710010088.5专利提出了无效宣告请求。根据,《中华人民共和国专利法实施细则》第八十二条的规定:“在处理专利侵权纠纷过程中,被请求人提出无效宣告请求并被专利复审委员会受理的,可以请求管理专利工作的部门中止处理。”经被请求人中请,我局作出中止两项专利侵权纠纷案件处理的决定。
二、沈阳海为电力设备有限公司举报沈阳瑞卓电力设奋有限公司假膏专利行为处理情况
2010年10月8日,我局收到沈阳海为电力设备有限公司提交的《关于对沈阳瑞丰电力设备有限公司假冒专利行为处理的请求》,举报沈阳瑞丰电力设备有限公司“在产品说明书上印制专利号200620092960.6的行为涉嫌假冒专利”。10月9日,我局对沈阳瑞丰电力设备有限公司发出《通知书》,立案调查,10月15日,沈阳瑞丰电力设备公司提交了《关于“涉嫌假冒专利”的说明》,同时提交了ZL200620092960.6实用新型专利证书、说明书、权利要求书、说明书附图等法律文件,10月18日,我局对沈阳瑞丰电力设备有限公司就假冒专利问题进行了调查询问,11月6日,我局公开口头审理了此案,并通知沈阳海为电力设备有限公司作为证人参加口审调查,11月19日,我局依法扣押了沈阳瑞丰电力设备有限公司印有已终止专利号的产品说明书125份。2010年8月23日,沈阳瑞丰电力设备有限公司向国家知识产权局专利复审委员会就ZL200710010088.5号专利提出无效宣告请求,其后向我局提出了中止请求。12月2日,我局对发明专利侵权纠纷案及假冒专利行为案件同时做出中止处理决定书,并送达双方当事人。
三、2011年1月30日调查情况
1月30日上午,我局分别对沈阳海为电力设备有限公司和沈阳瑞丰电力设备有限公司进行了调查询问,并制作笔录、全程录音录像。
调查过程中:
1、沈阳海为电力设备有限公司认为沈阳瑞丰电力设备有限公司生产依据的技术来源不合法、生产工艺不过关、质量不过关,所以存在安全隐患,这种安全隐患就是所谓“定时炸弹”。
2、对于沈阳瑞丰电力设备有限公司假冒专利,沈阳海为电力设备有限公司仅能提供沈阳瑞丰电力设备有限公司对外发布的产品说明书作为证据,无其他相关证据。
3、沈阳海为电力设备有限公司要求我局加快对沈阳瑞丰电力设备有限公司假冒专利案件处理,对沈阳瑞丰电力设备有限公司作出处罚决定。
4、沈阳瑞丰电力设备有限公司当场提交了一份国家知识产权局《专利复审委员会审查决定书》,根据该决定书,沈阳海为电力设备有限公司所有的ZL200710010088.5号发明专利已于2010年12月24日被依法宣告专利权全部无效。
5、沈阳瑞丰电力设备有限公司认为自己所生产的产品依据的是机械部2005年向社会颁布的JB/T6484-2005行业标准,并且该企业从2006年开始生产该产品,早于沈阳海为电力设备有限公司200710010088.5号发明专利的申请日,并且具备自己的技术部,有专门的技术人员,不构成专利侵权和假冒专利行为。
6、对于在产品说明书中印制已终止专利号的问题,沈阳瑞丰电力设备有限公司说明书的印制的时间是2009年初,在说明书中印制的专利于2009年12月9日被公告终止,目前所有使用剩余的说明书已经全部送交省知识产权局依法扣押,不再使用。
四、处理意见。
1、国家知识产权局《专利复审委员会审查决定书》已对沈阳海为电力设备有限公司200710010088.5号发明专利作出了专利权全部无效的决定,但是对该复审决定有3个月的起诉期,因此该决定尚未生效,即沈阳海为电力设备有限公司的200710010088.5号发明专利处于法律状态不确定的阶段,我们认为对该专利侵权纠纷应该继续中止,等待专利权的无效宣告程序的最终结果。
2、对于假冒专利案件,
(1)在产品说明书中标注已终止专利号的行为,
据查,沈阳瑞丰电力设备有限公司的说明书是2009年初印制,说明书中标注的专利是于2008年1月授权,因未缴年费,国家知识产权局于2009年12月9日公告该专利权终止。
根据《中华人民共和国专利法实施细则》第84条第2款的规定:专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识,在专利权终止后许诺销售、销售该产品的,不属于假冒专利行为。
(2)沈阳瑞丰电力设备有限公司是否存在其它假冒专利行为的认定问题。
沈阳瑞丰电力设备有限公司在产品说明书中标注的专利号ZL200620092960.6是杨焕金(公司股东)等人申请的。“内凸式金属波纹密封储油柜”,与目前生产销售的储油柜生产技术不完全一致,涉嫌“使公众将所涉及的技术误认为是专利技术”,但不属于假冒他人专利。我局已经责令行为人停止使用该产品说明书,对标注终止专利号的说明书已经依法扣押,将在案件处理结束后依法销毁。
如果沈阳海为电力设备有限公司的200710010088.5号发明专利有效,我们将进一步调查沈阳瑞丰电力设备有限公司的说明书中是否存在将他人的专利技术称为自己的专利技术的问题,因此200710010088.5号发明专利的有效性,涉及对本案假冒专利行为的最终认定。
基于以上两点,我们认为对沈阳瑞丰电力设备有限公司涉嫌假冒专利行为案件应该继续中止,等待专利权的无效宣告程序的最终结果。

王晶律师

律师、专利代理人,中共党员,毕业于南京大学法学院,执业于上海市协力(南京)律师事务所!

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