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Hi,专利代理狮,公知常识需要证据吗?

Hi,专利代理狮,公知常识需要证据吗?

文/张慧清 律师\专利代理师

无论是在专利申请的审查阶段,还是专利驳回后的复审阶段,或者是专利授权后的无效阶段,“公知常识”、“惯用手段”都高频出现在新颖性和创造性评价过程中。


但是,该“公知常识”、“惯用手段”是否为免证事实?如果不是免证事实,那么如何证明区别特征为公知常识或惯用手段?

一、概念梳理


在《专利审查指南》第二部分第四章关于发明创造性的审查一节中其对公知常识的理解是,本领域中解决该技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书中披露的解决该技术问题的技术手段。


因此,可以认为惯用手段是公知常识的一种,除惯用手段外,公知常识还包括教科书或者工具书中披露的相应的技术手段。

二、公知常识是否属于免证事实?


对于众所周知的事实、自然规律和定理以及国内法律及有效解释一般被认为是免证事实。


那么公知常识是否属于免证事实呢,笔者认为还要区分对待。

  1. 如果这里公知常识已经达到众所周知的程度,而不限定在某一技术领域范围内,则可以认为是免证事实。
    譬如,在《专利审查指南》中列举的螺钉和螺杆作为固定方式的替换时,这应该属于众所周知的事实,是可以免于证明责任的。
  2. 如果这里的公知常识仅仅是相对于特定技术领域的人,或者是具有一定技术知识基础的人,则仍需要举证。
    譬如,在《药典》中公开的某一测定方法,这对于具有药学基础知识或者是从事药物研发的人员来说是公知常识,但是并不是众所周知的,因此,还是需要以《药典》作为证据来证明。

三、实际操作过程中,不同主体在引入公知常识作为评价依据时的不同要求。
对于行政机关来说:
1.首先在专利审查阶段,根据《专利法实施细则》第17条第一款第二项中规定:审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。
也就是说,审查员虽然有证明责任,但是其只需要在申请人对其引用公知常识进行评价提出异议时,才必须要说明理由或提供证据证明。而非在引用公知常识评价时就必须一并引入相关证据或理由。

  1. 在复审审查阶段,根据《专利审查指南》第四部分第二章关于前置审查不得补充驳回理由和证据的例外情况规定的第一款:对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据,以及在复审阶段的合议审查中,合议组可以引入所属技术领域的公知常识,或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据的规定。
    可以看出在复审阶段,无论是前置审查还是合议组审查,对于相关公知常识的证据都是非必须的,是一种补强证据的性质。
  2. 在专利无效阶段,根据《专利审查指南》第四部分第八章关于无效宣告程序中有关证据问题的规定中,专利复审委员会在下列情形可以依职权进行审查,其中第七项规定专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识,并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。
    由此,可以看出在无效阶段,对于依职权引入公知常识来说,相关证据并不是必须的,公知常识证据属于补强证据。
    对于法院来说:
    根据《最高人民法院(2010)知行字第6号通知书》,“由于公知常识是本领域技术人员均知悉和了解的,因此,在专利无效行政诉讼程序中,法院在无效宣告请求人自主决定的对比文件结合方式的基础上,依职权主动引入公知常识以评价专利权的有效性,并未改变无效宣告请求理由,对双方当事人来说亦无不公,且有助于避免专利无效程序的循环往复,并不违反法定程序。当然,法院在依职权主动引入公知常识时,应当在程序上给予当事人就此发表意见的机会。
    因此,可以看出法院在行政诉讼的审理中也可以依职权直接引入公知常识进行评价,但是要提供当事人就此发表意见的机会。
    对于无效宣告请求人来说:
    根据《专利审查指南》第八章关于无效宣告程序中有关证据问题的规定中,对于公知常识的证明责任是这样限定的“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人,对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识,并且对方当事人不予认可的,合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识。”
    可见,对于请求人依申请引入公知常识必须要提供相关的证据材料用以证明该技术特征为公知常识。

四、结论
综上所述,笔者认为对于公知常识的证明责任来说,对于已经达到众所周知的程度的事实,或者是一般人均应当知晓的自然规律和定理来说无需提供相关的证据材料。


而对于特定技术领域的公知常识来说,不同主体其证明责任是不同的。无效宣告请求人必须要提供相应的教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识;而行政机关则是可以提供相应的教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识,对于法院来说在符合听证原则的基础上可以直接引入公知常识进行评价。

王晶律师

律师、专利代理人,中共党员,毕业于南京大学法学院,执业于上海市协力(南京)律师事务所!

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