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新修订商标法63条关于假冒注册商标的几个问题

新修订商标法63条关于假冒注册商标的几个问题

文/郭志亮/见习生

该专题由南京“青知沙龙”发起。本文系在笔者原有文本基础上的修正和扩充。南京知识律师事务所汪旭东律师、刘丰律师、李佳政律师、尚雅琼律师,协力(南京)律师事务所王晶律师和高朋(南京)律师事务所魏增律师在沙龙讨论的精彩解读和深刻见解,使笔者受益匪浅,在此鸣谢。

引言

2019年4月23日,全国人大常委会通过了《商标法修正案》,其中增加了第63条第4款和第5款关于假冒注册商标的规定。《商标法》第63条第4款:“人民法院审理商标纠纷案件,应权利人请求,对属于假冒注册商标的商品,除特殊情况外,责令销毁;对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具,责令销毁,且不予补偿;或者在特殊情况下,责令禁止前述材料、工具进入商业渠道,且不予补偿。”第5款:“假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。”加大了对假冒商标的处罚力度,但如何理解假冒商标及假冒商标的商品,需要在司法实践中具体把握。本文将通过以下几个问题进行相关的探讨。

一. 此处的“假冒注册商标”应如何理解?在司法实践中如何进行把握?

假冒注册商标是对注册商标最为严重的侵犯,所以可能构成刑事犯罪。为贯彻罪刑法定原则,刑法的相关法律对何为假冒注册商标作出了明确规定。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2004)第1条:“未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,具有以下情形之一的,属于刑法第二百一十三条规定的‘情节严重’,应当以假冒注册商标罪判处……”。对什么是“假冒注册商标”做了规定,即要坚持商品相同和注册商标相同的“双相同标准”。

那是否要对商标法中的“假冒注册商标”与刑法中“假冒注册商标”做相同的解释呢?在最新修订的商标法中,共有5处出现了“假冒注册商标”的用语,第63条(4处)和第67条(1处)。

首先,商标法第67条第3款规定:“销售明知是假冒注册商标的商品,构成犯罪的,除赔偿被侵权人的损失外,依法追究刑事责任。”该条引致到刑法,即此处的“假冒注册商标”当与刑法的解释相同,没有疑问。而依据第63条中将涉诉商品认定为假冒注册商标的商品后,可能产生销毁涉案商品的效果。有提出这种责任是一种类行政处罚的行政责任,不属于民事责任。《民法总则》第179条规定了12种民事责任。那销毁涉案商品能否归属于“消除危险”的民事责任呢,有待讨论。但是无论是民事责任还是行政责任,都与刑事责任相区别。因此,从体系上和逻辑上将第63条和67条中的假冒注册商标的用语含义等同还有一定的困难。

从另一角度看,侵犯注册商标专用权的行为(如果不考虑驰名商标的跨类保护)大致可以分为四类:(1)在相同商品上使用相同商标;(2)在相同商品上使用近似商标;(3)在类似商品上使用相同商标;(4)在类似商品上使用近似商标。而假冒注册商标作为最为严重的侵犯注册商标专用权的行为,应当作更为严格的解释,即相同商标与相同商标的标准。

对于何为相同商标,最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2002年)》第9条第1款规定:“商标法第五十二条第(一)项的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。”因此,注册商标相同并不要求两个商标之间属于精确临摹或者完全复制的程度,只要普通消费者在视觉感官上看不出差别,即可构成商标相同。例如,因字体、字母大小或者文字排列方式有横排或者竖排之分使两商标存在细微差别,仍可判定为相同商标。

需要注意的是,虽然本文认可在商标法和刑法中坚持“双相同”的标准,但不意味着在具体判断“相同商品”和“相同商标”中做相同认定。鉴于刑法和商标法的立法目的,商标法中的解释应当比刑法标准更为宽泛一点。

二. 此处的“假冒注册商标的商品”,是必须商品项相同,还是包括在同一类上的商品?

关于什么是“商品相同”也最先出现在刑事法律中。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(2011)第5条解释了何为“同一商品”,即名称相同的商品以及名称不同但指同一事物的商品,可以认定为“同一种商品”。“名称”是指国家工商行政管理总局商标局在注册工作中对商品使用的名称,通常即《商标注册用商品和服务国际分类》中规定的商品名称。“名称不同但指同一事物的商品”是指在功能、用途、主要原料、消费对象、销售渠道等方面相同或者基本相同,相关公众一般认为是同一事物的商品。认定“同一种商品”,应当在权利人注册商标核定使用的商品和行为人实际生产销售的商品之间进行比较。

因此,从此角度看,商品相同并非是指商品项相同或者同一类商品,而是从实质意义层面进行。商品项和商品类的概念都来自于《类似商品和服务区分表》,此问题下涉及到更为本质的问题即《类似商品和服务区分表》在判断商品相同或者类似中起到何种作用。

最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2002年)》第12条规定:“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商品或者服务是否类似,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断;《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”

虽然上述规定在于判断商品是否近似,但在判断商品相同时也应坚持同样的标准,即以相关公众的一般认识为依据综合判断,无论是否属于同一商品项还是商品类仅用于参考。

在此问题下又会牵扯出如何理解“区分表的参考作用”,是可以作为推定的依据呢,还是只是作为判断考量的一个因素。另外,在商标确权中商标侵权中区分表的作用是否相同,法院与商标局的判断能否一致,考虑到司法机关与行政机关的职能定位,二者是否应当一致。相关问题可留待后续思考。

总结来看,判断商品是否相同不能局限于区分表的商标项或者商品类,而应当更多的考虑实质性要素。

最后,还需要说明的是,商标法意义上的商品相同是指注册商标核定使用的商品类别相同。商标所有人经核准使用的商品类别,即使其尚未在有些商品上实际使用该注册商标,他人在同类商品上使用相同商标的,不影响在相同商品上使用相同商标的认定。对于经核准使用的商品类别,即使未实际使用,仍然属于商标专用权的范围,不能成为不构成相同商品的抗辩理由。这种认识源于法律已为注册商标人预留了权利空间,该空间不因存而未用丧失。

对于未使用的商标可能被撤销的情形,被诉侵权人可以依据《商标法》第64条第1款的“三年不使用”进行抗辩。

三. 此处的“假冒注册商标的商品”,是否包括跨类商品对于驰名商标的假冒?

要解决的第一个问题是,对一般注册商标采取同类保护的情况下,为什么要对驰名商标跨类保护。

驰名商标是指经过长期使用或大量商业推广与宣传,在市场上享有很高知名度并未相关公众所熟知的商标。正因为驰名商标在相关公众中具有较高知名度且凝聚了较高的商誉,还具有彰显使用者身份和地位的功能,仅通过传统方法对其保护可能会导致不公平的结果。对于有些驰名商标,其知名度已经超越了其核准注册的商品或者服务类别,即使在不同商品种类上使用相同或者近似的商标,也会引起相关公众的混淆,无法区别其是否属于不同的来源还是驰名商标的权利人在开拓其他业务。另外有些跨类使用相同或者近似的商标虽然不会使相关公众发生混淆,但会削弱驰名商标识别其商品或者服务来源的功能,即产生淡化效果。

可以看出,对假冒注册商标的规制目的与驰名商标的跨类保护有所不同。

其次,从原则与例外的关系来看,对驰名商标的跨类保护属于对驰名商标的特殊保护,应当以法律为依据,除非法律明确规定,否则应当将驰名商标与普通商标等同对待。《商标法》第13条规定了驰名商标的跨类保护限于商标的注册和使用,并没有扩大到假冒商标的范畴,所以在解释上“假冒注册商标的商品”不包括跨类商品对驰名商标的假冒。

最后,假冒商标原本就是要求满足相同商品的认定。如果将假冒注册商标扩大到跨类保护,举重以明轻,则在近似商品上使用驰名商标也应当纳入假冒注册商标的保护范围,如此全方位的保护驰名注册商标与普通商标之间形成了巨大的差距,这是没有依据的,也是不合理的。

四. 如果再使用他人注册商标的同时,对他人注册商标提了撤销或无效,那么在撤销或者无效成功之后,是否就不属于“假冒注册商标”?

应当对注册商标被撤销和无效分别讨论。

注册商标被撤销的事由包括因不正当使用注册商标、连续三年不使用、或者注册商标成为通用名称被撤销(商标法第49条),注册商标被撤销的效力自商标局撤销公告之日起生效(商标法第55条第2款),那在注册商标被撤销之前,权利人依然享有商标权。如果假冒商标的商品系被假冒商标被撤销之前生产,依然属于“假冒注册商标”。

而注册商标被宣告无效之后,效力溯及既往,权利人自始不享有商标权,涉案商标则不属于“假冒注册商标”。但是根据《商标法》第47条第2款规定:“宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。”因此,虽然注册商标被溯及既往而无效,但是为维持社会经济秩序的稳定,原判决、裁定等依然有效。虽然原“假冒注册商标”名义上不属于“假冒”,实质上仍然是“假冒”。

五. 六十三条第四款所说的“特殊情况”,应当包括哪些情况?如果由法院酌情确定,则酌情确定因考虑哪些因素?

第63条第4款有两处提到特殊情况,一个是责令销毁假冒注册商标的商品的例外,另一个是在特殊情况下可以责令主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具进入商业渠道。前者是原则上可以销毁假冒注册商标的商品,例外情况下不销毁;后者是原则上允许主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具可以进入商业渠道,例外情况下,禁止流通进入市场。二者的适用情形完全不一样。

销毁的例外应当包括假冒注册商标的商品不易销毁、销毁成本过高或者销毁有损公共利益。法院应当考虑的因素包括,涉案商品的性质、数量和价值大小,销毁涉案商品是否有助于保护商标权人的权利,销毁的成本对侵权人而言是否过于高昂等。

禁止重新进入商业渠道的情况,应当包括利用相关的材料和工具可以很容易的被用来制造假冒注册商标的商品,相关的材料近乎属于制成品或者简单处理后即可成为制成品,相关工具属于专门用来制造假冒注册商标的商品等。

六. 六十三条第五款的规定,是否缺少了前缀“应权利人请求”?

从去除假冒注册商标后进入商业渠道与法院销毁之间的顺序关系来看。如果已经判决销毁,则不可能存在去除假冒注册商标后进入商业渠道的情形。只有当权利人请求销毁假冒注册商标的商品法院不予准许或者权利人未请求时,才存在禁止进入商业渠道的问题。

是否缺少“应权利人请求”这一问题其实已经假设该条文的适用对象是法院。但该条文是对法院裁判的要求,还是对侵权人的行为禁止规定或者二者兼而有之呢?

如果从仅属于对侵权人的行为禁止规定来看,无所谓“应权利人要求”一说,但是该解释的不妥之处在于第63条的前四款均是对法院的裁判规则的规定,第5款画风突变难言合理。如果从规定法院的裁判来看,则要说明是否意味着法院可以依职权判决假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道,如果当事人并未提出如此的诉讼请求,法院径直判决有违民事诉讼的一般理论。

那么立法为什么要禁止这种行为呢。笔者揣测大概有两种目的,用于惩罚侵权者的目的,或者即使去除假冒注册商标,因为商品本身的特殊形状,依然会使相关公众混淆或者其他损害权利人合法权益的情形。如果法官在案件审理的过程中认为存在上述情形,可以向权利人释明是否要求禁止假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道,权利人提出请求的话,法官可以如此判决,倘若权利人依然坚持要求销毁,法院可以驳回其诉讼请求或者不提出如此请求时尊重当事人的处分权。这样操作可能可以缓和对民事诉讼程序的冲击。

另外还可以涉及对“去除”的理解,去除不仅可以解释为去除假冒注册商品的商品后成为无标识商品,还可以解释为去除假冒注册商标后更换其他商标或者未注册商标两种情形,笔者认为应当对该条文扩大解释,包括前后两种情形,因为去除假冒注册商标后,涉案商品成为无标识产品,相关公众不会将其与被注册商标混淆,那么更换标识后也可以达到同样的效果。如果法律只禁止前者,很难想象为什么会排除后者。

另外,本文的撰写主要参考了以下著作:
孔祥俊:《商标法与不正当竞争法:原理和判例》
张锐:《商标实务指南》
王迁:《知识产权法教程》


王晶律师

律师、专利代理人,中共党员,毕业于南京大学法学院,执业于上海市协力(南京)律师事务所!

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