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专利代理人资格考试之实务考点总结

专利代理人资格考试之实务考点总结

一、法条的准备

1.关于修改要求的考点

(1)专利法第33条(答复审查意见书期间的修改)

(2)实施细则第69条(无效期间的修改)

(3)审查指南关于无效程序中专利文件修改的规定(修改原则、修改方式、修改限制)

2.关于无效理由的考点

专利的主题不符合发明、实用新型或外观设计的定义(A2)

专利的主题违反法律、社会公德或者妨害公共利益;依赖遗传资源完成的发明,遗传资源的获取或利用违反法律、行政法规(A5)

专利的主题属于不授予专利权的范围(A25)

违反保密审查规定,将在中国完成的发明向国外申请专利(A20.1)

发明、实用新型不具备新颖性、创造性和实用性(A22)

外观设计属于现有设计或同样的外观设计专利申请;或者与现有设计或现有设计特征的组合相比没有明显区别;或者与他人在先取得的合法权利相冲突(A23)

专利说明书没有充分公开发明或者实用新型(A26.3)

专利权利要求没有以说明书为依据,未清楚地限定要求保护的范围(A26.4)

外观设计专利的图片或照片未清楚地显示要求保护的作品的外观设计(A27.2)

专利的独立要求缺少必要技术特征(R20.2)

修改超出原说明书和权利要求书记载的范围,或者原图片或照片表示的范围(A33)

分案申请超过原申请记载的范围(R43.1)

专利属于重复授权(A9)

3.关于本国优先权的考点

专利法第29条第2款

不得要求本国优先权的情形

什么是相同主题的发明或实用新型:是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果一样

4.关于分案申请的考点

属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型可以作为一件申请提出(专利法第31条)

可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,应当在技术上相关联,包含一个或多个相同或者相应的技术特征,其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体,对现有技术作出贡献的技术特征。(实施细则第34条)

5.关于举证期限的考点

请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的,专利复审委员会一般不予考虑。审查指南第四部分第三章4.3举证期限

6.关于无效中代理人身份的考点

公民代理:核实身份证、委托书、委托权限。仅限于在口头审理中陈述意见和接受当庭转送的文件。

专利代理人:核实身份证、代理人执业证、委托书。申请阶段和无效阶段不得为同一代理机构(《专利代理条例》第10条、没有委托书,自行接受委托违反了《专利代理条例》第17条

二、撰写的准备

1.无效中修改权利要求,在独立权利要求未作修改的情况下,不得以合并的方式进行修改

2.撰写,应当为申请人确定尽可能大的保护范围,一是要求在得到说明书的支持下尽量以上位概念进行撰写(2008年油炸食品),二是要求区别不同的创新点,应当选择创新最大的作为区别技术特征(2010豆浆机、创新点很多)

3.能够提分案尽量提分案

三、三书的格式

1.实审意见陈述书

尊敬的审查员:

申请人仔细研究了您对本案的审查意见,针对该审查意见所指出的问题,申请人对申请文件进行了修改并陈述意见如下:

修改……,以使其满足专利法第二十二条规定的新颖性和创造性,该修改依据来自于……

以上修改均未超出原始说明书和权利要求书记载的范围,符合专利法第33条的规定。

新颖性陈述

审查员的审查意见是:……,将修改后的独立权利要求1与两份文件单独对比

对比文件1:

对比文件2:

创造性陈述

在审查意见通知书所引用的两份对比文件中,…………(确定最接近的现有技术)

本发明与最接近的现有技术相比,区别在哪,所带来的技术效果,实际解决的技术问题是……

对比文件1没有解决上述技术问题,也没有用区别技术特征解决这一技术问题的技术启示

对比文件2也不存在

该技术手段不是本领域技术人员的常规手段,也不是本领域的公知常识

因此修改后的权利要求1所要求保护的技术方案不是显而易见的,具有突出的实质性特点,本发明……有益的技术效果,具有显著的进步。

综上,修改后的权利要求1相对于对比文件1、对比文件2或两者的结合具有突出的实质性特点和显著的进步,具备专利法第22条第3款所规定的创造性。

其他权利要求评述

申请人相信,修改后的权利要求书已经完全克服了审查意见通知书中所指出的问题,并克服了其他一些形式缺陷,符合专利法及其实施细则和审查指南的规定。

代理人:XX

2.无效意见陈述书

专利复审委员会:

专利权人接到专利复审委员会转来的请求人XX公司于2008年8月8日提交的《专利权无效宣告请求书》及所附对比文件1和2,先针对无效宣告请求人提出的请求宣告本专利权无效的理由和证据进行答辩,具体答辩意见如下:

修改了……,修改后的独立权利要求没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也没有扩大原专利的保护范围,符合专利法实施细则第六十九条的规定,修改的方式符合审查指南的规定。专利权人请求专利复审委员会在修改后的权利要求书的基础上进行审查。

专利权人相信,修改后的权利要求具有专利法第二十二条所规定的新颖性和创造性。

新颖性评述

创造性评述

综上所述,专利权人认为修改后的权利要求凡符合专利法的规定,请求人所提出的无效理由均不成立,因此请求专利复审委员会依法维持本专利权有效。

3.无效宣告请求书

专利复审委员会:

请求人根据《专利法》第四十五,实施细则第六十五条的规定,请求宣告专利号为XXXX、名称为XXX的实用新型专利(以下简称该专利)全部/部分无效,具体理由如下:

(1) 关于证据的使用

请求人提交的证据为:

附件1:欲宣告无效的专利

附件2:中国说明书,授权公告日为XX,申请日为XX

(2) 权利要求1-不具有新颖性

(3) 权利要求2-不具有创造性

(4) 不清楚,不符合专利法第二十六条第四款的规定。

综上所述,宣告该专利权利要求X-X无效,

请求人:XX

四、陷阱小结

抵触申请只能用来评新颖性,不能用来评创造性

如果该申请有优先权,在宣告无效时所用的证据必须要在优先权日之前,对于某个权利要求有优先权,只能针对该权利要求用优先权日前的现有技术来进行评价

王晶律师

2016年7月18日再编辑

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王晶律师

律师、专利代理人,中共党员,毕业于南京大学法学院,执业于上海市协力(南京)律师事务所!

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