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迪奥尔公司商标行政再审一案评析

迪奥尔公司商标行政再审一案评析

迪奥尔公司商标行政再审一案具体是指克里斯蒂昂迪奥尔香料公司(以下简称“迪奥尔公司”与国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称“商评委”)商标申请驳回再审行政纠纷一案,案号为(2018)最高法行再26号。

本案于2018年4月26日知识产权日在最高人民法院公开开庭审理并进行网络直播,案件审理的最终结果是最高人民法院支持了再审申请人迪奥尔公司的全部再审申请请求,判决撤销原北京市高级人民法院做出的(2017)京行终744号二审行政判决、北京知识产权法院做出的(2016)京73行初3047号一审行政判决,撤销商标评审委员会作出商评字[2016]第13584号《关于国际注册第1221382号图形商标驳回复审决定书》,并判令商评委重新做出复审决定。

本案涉及的申请商标为国际注册第1221382号图形商标(详见下图),申请人为迪奥尔公司,申请日为2014年4月16日,指定使用商品(第3类,类似群0301;0305-0306):香料制品、芳香淋浴凝胶、肥皂、香水、浓香水、花露水、香水精、身体芳香乳液、身体用芳香洗剂和油等。

2014年8月8日,迪奥尔公司向世界知识产权组织国际局提出指定保护国为中国的领土延伸保护申请,2014年11月6日国际局将申请移至中国商标局,商标局于2015年7月13日作出《驳回通知书》,根据商标法第十一条的规定,驳回申请商标全部指定商品在中国的领土延伸保护申请。在法定期限内,迪奥尔公司向商标评审委员会提出复审申请。
2016年2月22日,商标评审委员会作出商评字[2016]第13584号《关于国际注册第1221382号图形商标驳回复审决定书》(简称第13584号决定),该决定认定:申请商标是一个由瓶子构成的图形,易被识别为指定商品的常用容器,以此作商标指定使用在第3类香水等商品上,消费者不易将其作为商标识别,难以起到区别商品来源的作用,缺乏商标应有的显著性。商标评审委员会决定:对申请商标指定使用在第3类复审商品上在中国的领土延伸保护申请予以驳回。

迪奥尔公司不服第13584号决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。迪奥尔公司首先认为商标局将申请商标做为图形商标来进行审查是错误的,而商评委在评审时没有考虑申请人所补充的三维立体商标的相关事实又属于漏审,这两者构成了程序违法;其次,迪奥尔公司认为申请商标具有显著性,对于其在中国领土延伸保护申请应当予以核准,但北京知识产权法院并未支持迪奥尔公司的上述请求,而在二审中,北京市高级人民法院同样维持了一审的判决,后迪奥尔公司又申请再审,于是便有了这次的最高院提审的再审审理。

在再审审理中,最高院归纳了本案的两个争议焦点、四个具体问题,第一个争议焦点为被诉决定是否违反法定程序?包括(1)被诉决定依据的事实基础是否存在错误(2)被诉决定是否遗漏了当事人的复审理由,第二个问题为申请商标是否具有显著性,又包括(1)申请商标是否具有显著性;(2)申请商标是否通过使用获得了显著性,围绕着上述四个问题,申请人迪奥尔公司与被申请人商评委展开了激烈的交锋。
对于这场在世界知识产权日直播的最高院庭审视频,笔者看了两遍,也认真记录了庭审中双方所阐述的事实、理由、观点,也查找了案件中涉及的一些资料,比如涉案商标在wipo网站的公告情况,对于迪奥尔公司胜诉,笔者认为

第一,迪奥尔公司胜诉其象征意义更大一点。

必须指出在世界知识产权日直播这样一场庭审,并且还有社会各界知名人士前来旁听,其结果应当是毫无悬念的,必须是国外商标权人赢啊,不要忘了今年世界知识产权日的主题:“变革的动力:女性参与创新创造”,更不要忘了,习近平总书记在不久之前的博鳌论坛里再次强调知识产权保护的重要性,而本案又涉及女性香水,从关键词来看,无论是女性还是知识产权保护都是应时应景的。就如同在庭审中陶凯元大法官所说:马德里协定公约是为了简化商标注册程序,节约商标申请人的注册成本,商标行政机关应当本着积极履行国际公约,给予申请人合理的补救机会。这样的表明,至少让国外商标权人觉得中国政府是重视知识产权的,这种表明,把本次公开庭审的意义提升到了国际高度。

第二,最高法认定商评委程序违法恐有不当

最高法认为商标局并未如实记载迪奥尔公司国际注册商标的类型且在后续的审查中未给与迪奥尔公司以补正的机会,属于程序违法,笔者认为恐有不当。

首先,迪奥尔公司无法提交相关材料这件事应当归结于我国商标法相关规定与实践做法不一致,用一句法谚来说就是:法律总是滞后于社会生活。

这里需要简单介绍一下,国际商标首先须在基础国核准注册,然后向国际局提出领土延伸保护申请并且指定中国为领土延伸保护国(本案中该日期为2014年8月8日),国际局将该申请移至中国商标局,移交日就是我们商标局档案上的国际通知日期(本案中为2014年11月6日),同时国际局会将这个日期在wipo网站上进行公示,方便当事人及代理人进行查看。

对于三维立体商标而言,国际局只要求提供正面视图,但是中国商标局要求提供三面视图。所以三维立体商标、集体商标、证明商标等国际注册商标指定保护国为中国的领土延伸保护申请需要补充相关材料。在补充材料这方面《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称《实施条例》)第四十三条规定:

“指定中国的领土延伸申请人,要求将三维标志、颜色组合、声音标志作为商标保护或者要求保护集体商标、证明商标的,自该商标在国际局国际注册簿登记之日起3个月内,应当通过依法设立的商标代理机构,向商标局提交本条例第十三条规定的相关材料。未在上述期限内提交相关材料的,商标局驳回该领土延伸申请。”

迪奥尔公司认为国际登注册登记之日在本案中是2014年8月8日,但是根据国际注册商标领土延伸保护申请的实践,国际局一般很难做到在3个月内通知指定保护国的商标局,有的时候甚至长达半年,即便通知了,也会出现在本案中距离3个月的保护期仅剩两天的情形,而在国际局通知中国商标局之前,迪奥尔公司是无法向中国商标局提交任何材料的。

经过法庭的调查,最高院确认了在实践中商标局对于领土延伸保护申请的国际注册商标权利人或代理机构,不会主动发出任何受理或补正通知。最高院据此认为商标局没有很好本着履行国际公约的精神,给予当事人补正的机会。但笔者认为,在迪奥尔公司提交材料这件事上,商标局本身不存在过错也不存在违法情形,这是因为《实施条例》第四十三条不符合国际注册商标领土延伸保护申请的实践做法,法律本身规定的不完善,不能把全部问题都归结于行政机关身上。

其次,迪奥尔公司现有证据很难证明商评委存在程序违法的情形。

迪奥尔公司认为中国商标局在审查国际注册第1221382号图形商标时,把该商标当成图形商标来审查而非三维立体审查,以及商评委在驳回复审阶段忽略了其提交的三维立体商标的相关材料,属于审查基础有误以及漏审,因此构成程序违法。

迪奥尔上述观点依据的事实和理由主要有:一、普通图形商标不等于三维立体商标(商标法第八条);二,本案申请商标为指定颜色为金色的三位立体商标,含有三维视图;三,商评委将立体商标当成普通的平面商标来进行审理;四,商评委对于申请商标的立体属性没有作出任何评述,而是错误地认定申请商标是一个瓶子构成的图形商标,商评委的商标档案将申请商标归类为普通商标。

商评委对此的回应是声音商标、立体商标在档案上均显示为普通商标,在内部会有标注。商评委关于立体商标的在驳回复审商标称谓上没有统一规定,有时候会说第XX号图形商标,有的时候会在图形后面加上括号性的说明,比如立体图形、三维标志,有的时候会说立体商标驳回复审。商品的包装或者容器的立体图形做为商标天生是缺乏显著性的。商标的瓶底带有字样,并不是一个纯粹的立体图形,中间是附有文字的,迪奥尔公司提交的其他证据不能证明仅仅是立体标志的使用使消费者将它识别为商标。商评委的决定对于三维商标的属性也不会特别作说明。并且商评委一直强调审查员已经充分认识到了这是一个三维立体商标。

对于迪奥尔公司的主张以及商评委的抗辩,笔者认为迪奥尔公司仅凭决定书的描述以及商标审查档案的记载还不足以认定商评委存在程序违法。

《中华人民共和国商标法》第三条第一款规定:

“经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权,受法律保护。”

从上述条文来看,法定的商标类型只有四类。而图形商标、文字商标、声音商标是根据标记的属性来分的,这种分类本身没有法律上的意义。就如同商评委所说,图形商标也可以解释为平面图形和立体图形,普通商标这种分类在商标局系统中是包含三维立体商标的。

正如商评委所说:“商标注册号15485959,国际注册第1065763这两个案件中在外网查可能都是普通商标,图形商标包括平面和立体,我们称图形商标没有问题,仅有称谓推定程序违法是不正确的。“

如果一定要给商评委一个过错,那就是没有表达清楚,无论是商标档案还是驳回复审决定书,商评委都没有很好地表述清楚本案的申请商标的标记属性,这也是迪奥尔公司提出上述请求的最能依据的事实。

第三,审查尺度的统一性问题是商评委败诉的根本原因

迪奥尔公司在诉讼中提交了第7505828号三维立体商标相关材料,该商标已经获得注册,其与涉案的国际注册第1221382号图形商标几乎完全一模一样,其核准使用商品类别也是第3类,根据这份证据,迪奥尔公司认为商标局在审查商标注册申请时审查标准不一致,应当根据统一的审查,核准本案国际注册商标指定中国为保护国的领土延伸保护申请。

商评委对此回应是商标审查采用的是个案审查,在庭审中,最高院问商评委对于立体商标目前的审查标准是什么,商评委回答说首先考虑是不是常见设计,其次考虑对妨碍竞争的影响。

笔者认为这是商评委败诉的根本:商评委一方面说是采用个案审查对于本案国际注册商标领土延伸保护申请不予核准,另一方面对于相似的商标又核准了其在相同商品上的注册,这显示是自相矛盾,也是违反商标审查尺度统一性。并且从商评委在庭审中的陈述来看,对于三维立体商标的审查标准其实是很主观的,没有客观的统一标准。

第四,迪奥尔胜诉也不一定就意味着商评委会重新做出核准注册的决定

商评委在商评字[2016]第13584号《关于国际注册第1221382号图形商标驳回复审决定书》中认为涉案申请商标没有显著性,虽然在再审中,最高院也将涉案商标是否具有显著性归纳为法庭的一个争议焦点,但最后陶凯元大法官在宣读合议庭评议结论的时候却没有正面回答这个问题,只是强调在评价商标是否具有显著性时,应当考虑标记本身的显著性与经过使用取得的显著性,特别是申请商标进入中国使用的时间,实际使用与宣传推广的情况,以及申请商标能够产生识别功能的可能性。

因此,商评委仍然可能以申请商标没有显著性做出不予核准注册的决定。

王晶

2018年5月1日

王晶律师

律师、专利代理人,中共党员,毕业于南京大学法学院,执业于上海市协力(南京)律师事务所!

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