如何初步判断专利权是否稳定

专利权是否稳定,在本文中是指原告的专利在权利归属方面是否存在瑕疵以及是否可以用本专利指控相应的侵权行为等涉及专利权利状态的判断,不仅仅是指专利被无效掉的可能性。
在面对一个新的案件时,我们可以通过专利权证书、专利登记簿副本、专利转让或许可合同、专利年费缴纳收据、专利权评价报告、国家知识产权局相关专利检索、查询页面等资料综合进行初步确定。

1、 专利证书的审查要点

发明和实用新型的专利证书由证书首页和专利说明书构成;外观设计的专利证书由证书首页和外观设计专利单行本构成。

特别需要注意是对于授权公告日在2020年3月3日(含当日)之后的专利电子申请,国家知识产权局将通过专利电子申请系统颁发电子专利证书,不再颁发纸质专利证书[1]。因此,对于通过电子申请且授权公告日在2020年3月3日专利是没有纸质专利证书的。

专利证书一般会记载了发明创造名称、专利号(即申请号)、专利申请日、专利权人、授权公告日、专利权的期限、专利年费缴纳期限、发明人或设计人等信息。

在上述信息中,代理律师需要核对专利权人是否是提起诉讼的人,如果不是,就要审核相关专利转让的文件或进一步审核专利登记簿副本。

如果专利的专利权人为两个以上,那么其中单独某个专利权人在不经过对方同意的情况下是否有权单独提起诉讼,目前法律没有明确规定,笔者的建议是在取得另一共有人书面同意的情况下是可以单独起诉的。

另外需要审核专利权的期限,是否在有效期内。发明专利的保护期是20年,实用新型专利的保护期10年,对于申请日在2021年6月1日以前的外观设计专利,其保护期为10年,对于申请日在2021年6月1日及以后的外观设计专利,其保护期为15年[2]。上述专利的保护期均自申请日开始计算。

另需注意的是,根据国家知识产权局公告的相关规定[3]:1992年12月31日前(含当日)向原中国专利局提出申请、到2001年12月11日仍然有效的发明专利权,其专利权期限延长为自申请日起20年。

在审核专利申请日和专利公告日这两项信息的时候,需要关注的是侵权行为发生的时间是不是在专利权有效期之内。如果侵权行为发生在专利申请日之前,不仅不构成侵权,而且会可能存在专利在申请日已经被公开的情况,如果代理原告,需要和当事人核实一下是否申请日之前公开的情形,防止被告提出现有技术/设计抗辩,以及被告会启动专利无效。

对于发生在专利申请日和专利授权公告日之间的侵权行为,这种情形虽不常见,但鉴于专利还没授权,这个时候不能以侵犯专利权为由主张相应权利,只可以主张相应的使用费[4]。

对于发现侵权行为在专利权期间届满日之后的,需要关注一下侵权行为实施的时间是不是在专利权有效期之内,如果在专利权有效期之内实施的,同样可以追诉[5]。

另外还有一种极端的情形,就是侵权行为确实也发现在专利权有效期之内,但是在起诉时专利权有效期届满了,这个时候需要注意是因为专利权在起诉时已经届满了,所以不能请求法院判令停止侵权。

2、 专利登记簿副本的审查要点

根据2023年《专利法实施细则》第一百零六条规定了[6]专利登记簿副本记载的事项,相对于专利权证书而言,专利登记簿副本记载的事项更全面,如果专利登记簿副本已经记载了专利年费缴纳的期限的话,且包括了起诉之时,那么专利权人是可以不再需要提交专利年费缴纳收据的。

授予专利权时,专利登记簿与专利证书上记载的内容是一致的,在法律上具有同等效力;专利权授予后,专利的法律状态的变更仅在专利登记簿上记载,由此导致专利登记簿与专利证书上记载的内容不一致的,以专利登记簿上记载的法律状态为准。

3、 专利年费缴纳收据审查要点

专利年费缴纳收据是案涉专利是否正常缴纳年费最直接的证据,因此查看案件发生时近三年的缴费记录,需要注意的是,缴费人不是专利权人不影响专利权的效力。但在个别案件中,可能存在缺失专利年费缴纳收据的情形,那么这个时候最好的做法是办理专利登记簿副本。

由于专利案件周期一般较长,往往会发生跨年度的现象,对于专利年费缴纳的情形需要时刻关注,如果在诉讼进行中,有新缴纳专利年费的情形,应当向法庭提交最新的专利年费缴纳收据。

4、 专利权转让或许可合同的审查要点

专利权人如果是通过受让的方式取得专利权,需要提交办理了著录项目变更的最新的专利登记簿副本,因为专利证书遗失不补发,也不会基于受让行为颁布新的专利证书。

如果该受让的专利权人想对受让之前的专利侵权行为提起诉讼,则还需要看《专利转让合同》中有无对上述事项进行约定,如果约定新专利权人对于受让之前的侵权行为有权提起诉讼并获得赔偿,这种约定法院一般是认可的。

能够提起专利诉讼的,除了专利权人以外,还包括专利的独占实施被许可人或排他被许可人。专利权的许可分为三种[7],第一种是独占实施许可,除了被许可人,专利权人也不能实施自己的专利,独占实施许可的情况下,被许可人可以直接以自己的名义提起诉讼。

第二种是排他许可,也即除了专利权人和被许可人,其他人都不能实施该专利,排他实施被许可人可与专利权人共同提起侵犯专利权诉讼。在专利权人不起诉的情况下,可以自行向人民法院提起诉讼。对于专利权人不起诉的事实,一般要提供其主观上明知有侵权事实的证据。

第三种是普通许可,也即被许可人可以自行实施专利,但是专利权人仍保留了授权给其他人的权利,普通许可下,被许可人一般无法直接提起诉讼,除非有专利权人的明确授权。

对于专利的被许可人提起诉讼,一般要提供专利许可合同。目前根据专利法的规定,专利许可合同需要进行备案,所以最好要提交专利许可备案的相关材料。

5、 专利权评价报告

专利权评价报告这一法律术语,是2008年专利法修订时才有的[8],在2008年之前的专利法或实施细则中时没有这一法律术语的,对应的只有检索报告[9],且只有实用新型有检索报告。

而在2008年专利法修订时,将“检索报告”变更为“评价报告”,且将评价报告的范围扩大到外观设计专利,但是需要提醒读者的是,目前仍有专利检索报告,名称上虽然和2008年专利法修订前的检索报告相同,但法律效力不同于2008年专利法修订前的检索报告,现在专利检索报告仅具有参考作用。而专利权评价报告是具有非常严肃的法律效力,是法院可以要求专利权人出具的,可以作为审理案件的依据。

专利权评价报告会记载案涉专利的是否具有新颖性、创造性等稳定性评价,如果是实用新型或外观设计专利的原告,建议专利权人做一下专利权评价报告。

专利权评价报告的请求主体包括专利权人、利害关系人和被控侵权人[10]。请求人是专利权人的,应提交专利权评价报告请求书;请求人是利害关系人的,应提交专利权评价报告请求书、专利实施独占许可合同或由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同;请求人是被控侵权人的,应提交专利权评价报告请求书及人民法院等机构送达应诉通知书等法律文书。

专利权评价报告的作用在专利侵权诉讼中的作用主要有三点,第一,用于评价专利权的稳定,如果专利权评价报告的结论是专利不具有新颖性、创造性等,那么该专利被无效的风险较大,如果代理的是原告,那么不建议起诉,如果代理的是被告,则案件胜诉概率较大;第二,人民法院在审理案件时,可以根据需要要求原告出具专利权评价报告,原告无理由不提交的,可以中止诉讼或判令原告承担可能的不利后果[11];第三,针对案涉提起无效宣告,如果提供了案涉专利的专利权评价报告,法院可以不中止审理[12]。

6、 专利被无效掉的难度

即便专利权评价报告的结论是稳定的,但是我们仍然不能就断定这个专利不会被无效掉,这是因为专利权评价报告是基于专利检索的结果做出的分析,而专利检索是一项仁者见仁智者见智的工作,不同的人,不同的关键词,不同的数据库都会影响到最终的专利检索。为了进一步判断专利被无效掉的可能性,我们需要了解如下信息

(1)被控侵权产品在专利申请日之前有无公开

无论是代理专利侵权诉讼的原告还是被告,我们都需要搞清楚在专利申请日之前被控侵权产品(或相关技术)有无公开的事实,这不仅关系到专利权的稳定性,也关系到案件本身的胜诉。

(2)案涉专利的背景技术和该进点

除了要了解被控侵权产品有无公开的事实,还要进一步了解专利技术方案是怎么形成的,笔者的建议是跟技术人员多做沟通,从技术研发的角度多案涉专利进行全方面的了解,比如背景技术是什么,专利的改进点是什么。

在专利侵权案件中,由于技术事实是一个比较复杂的问题,所以笔者建议出庭人员可以采用一位律师+一位技术人员这样的搭配组合。

[1] 关于电子专利证书和专利电子申请通知书电子印章相关事项的公告(第349号)https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/2/4/art_74_11642.html

[2] 2020年修订的《中华人民共和国专利法》第四十二条第一款将将外观设计专利权的保护期限由十年延长至十五年

[3] 根据国家知识产权局2010年发布《部分发明专利权的期限延长事宜公告(第80号)》https://www.cnipa.gov.cn/art/2013/10/23/art_74_27955.html

[4] 《中华人民共和国专利法》(2020修正)第十三条规定:发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

[5] 《专利法》(2020年修订)第七十四条 侵犯专利权的诉讼时效为三年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。

发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为三年,自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的,自专利权授予之日起计算。

[6] 2023《专利法实施细则》(2023修订)第一百零六条 国务院专利行政部门设置专利登记簿,登记下列与专利申请和专利权有关的事项:

(一)专利权的授予;(二)专利申请权、专利权的转移;(三)专利权的质押、保全及其解除;(四)专利实施许可合同的备案;(五)国防专利、保密专利的解密;(六)专利权的无效宣告;(七)专利权的终止;(八)专利权的恢复;(九)专利权期限的补偿;(十)专利实施的开放许可;(十一)专利实施的强制许可;(十二)专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更。

[7] 现行专利法并没有明确规定专利许可的三种类型,此处采用实践中约定俗成的分类,参照的是商标许可的三种类型。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)第三条商标法第四十三条规定的商标使用许可包括以下三类: (一)独占使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标;(二)排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;(三)普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。

[8] 《专利法》(2008年修正)第六十一条第二款规定:专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

[9]  《专利法》(2000年修正)第五十七条第二款规定:专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明;涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

[10] 被控侵权人能够请求专利权评价报告是2020年专利法修订新增的一条,原先只有专利权人和利害关系人能够请求做专利权评价报告。

[11] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2020修正)》第四条第一款规定:对申请日在2009年10月1日前(不含该日)的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼,原告可以出具由国务院专利行政部门作出的检索报告;对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼,原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要,人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。

[12] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2020修正)》第五条规定: 人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:(一)原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的;(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形

 

发布者

王晶律师

律师、专利代理人,执业于北京立方律师事务所上海办公室。

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