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美国专利法对专利方法的保护

美国专利法对专利方法的保护

美国专利法第271条g款主要规定了在某些情形,在海外以专利方法制成的产品,会侵害美国专利。

对于美国专利法第271条g款的中文注释,就笔者所查找的情况而言,有三个翻译版本:

第一个翻译版本来自于互联网:http://china.findlaw.cn/chanquan/zsvqrw/zhuanlifalunwen/27374_3.html

在方法专利之有效期限内,未经许可而擅自进口该项方法专利产品,或于美国境内擅自许诺销售、销售或使用该方法,视为侵权者而负其责任,方法专利之侵权诉讼,非商业性使用或零售该项产品不得请求损害赔偿,除非因进口或其他使用、许诺销售与销售该产品的侵权行为未获得适当的赔偿。但下列情形所制造之产品不视为依方法专利所制造者: (1)方法系经显著改变者;或(2)该产品仅为其他产品之非重要组件者。

第二个版本来自于由乔治·华盛顿法学院教授MartinJ.Adelman、美国联邦上诉法院法官RandallR.Rader以及美国知识产权律师CordonP.Klancnik撰写而成,由郑胜利、刘江彬主持翻译的《美国专利法》,该书2011年经知识产权出版社出版,在该书的191页,其这么规定:

未经授权,向美国进口、或在美国许诺销售、销售或使用美国专利方法制成的产品,且其进口、许诺销售、销售或使用发生于专利保护期内者,应付侵权责任。在方法专利的侵权诉讼中,除非此产品的输入或其他使用、许诺销售或销售根据本法无适当的救济,侵权人不为该产品的非商业使用(noncommercial use)或零售(retail sale)所涉的行为负责。若专利方法所制的产品,(1)在持续制程中实质改变,或(2)变成另一产品的微小且非必要构成物时,将视为非经美国专利方法所制成,不适用本条规定。

第三个版本来自于易继明翻译的《美国专利法》,该书2013年1月由知识产权出版社出版,在该书的第97页,其这么规定:

任何未经授权向美国进口、在美国许诺销售、销售或使用在美国获得专利权的专利方法制造的产品的,如果进口、许诺销售、销售或使用行为发生在专利保护期内,则行为人应负侵权之责。在侵害方法专利权的诉讼中,不能根据产品的非商业化使用或零售来确定救济方式,除非考虑到产品的进口、其他使用、许诺销售或销售无法通过本法实施充分救济。在下述情形下,不能认为产品是通过专利方法制造的:(1)后续使用的方法使产品发生了实质性的改变;或(2)产品成为了另一产品的可忽略不计的不重要的组成部分。

上述三个版本的翻译,其区别在于:

(1)在侵权形式上

第一个版本认为:进口使用专利方法制成的产品、许诺销售专利方法、销售专利方法、使用专利方法。

第二个版本认为:进口、许诺销售、销售、使用专利方法制成的产品。

第三个版本同第二个版本

(2)在视为不侵犯专利权上

第一个版本认为:非商业性使用或零售该项产品一般不得请求损害赔偿

第二个版本认为:侵权人不为该产品的非商业使用(noncommercial use)或零售(retail sale)所涉的行为负责

第三个版本认为:不能根据产品的非商业化使用或零售来确定救济方式

(3)在侵权例外上

第一个版本认为:(1)方法系经显著改变者;或(2)该产品仅为其他产品之非重要组件者

第二个版本认为:(1)在持续制程中实质改变,或(2)变成另一产品的微小且非必要构成物

第三个版本认为:(1)后续使用的方法使产品发生了实质性的改变;或(2)产品成为了另一产品的可忽略不计的不重要的组成部分

综合上述三个版本,在侵权形式上,由于第二个版本和第三个版本属于公开出版物,且表述一致,我们有理由认为:进口、许诺销售、销售、使用专利方法制成的产品属于美国专利法上方法侵权的一般表现形式,也就是换句话说,对于方法专利的保护最后体现在依据专利方法获得的产品保护上。

在侵权救济上,虽然各版本的表述不同,但是都提到了非商业化使用和零售,首先这里的第一个问题是什么是非商业化使用和零售,第二个问题这里的非商业化使用或零售是视为不侵权,还是侵权但免责。对于第一个问题中非商业化使用我们很好理解,这有点类似于我国专利法第六十九的相关规定,而对于零售,笔者的个人理解应当是不同于大规模的销售,至于如何认定为零售,可以做进一步的研究。在解决了第一个问题的基础上,第二个问题也很好回答,应当是视为不侵权。但g款同时也讲了,在某些情况下,非商业化使用和零售还是要承担责任的,即在救济不足的情况下。

对于美国专利法第271条g款最富有争议的可能就是该款最后规定的两个例外,第二个例外在三个版本翻译较为接近的情况下还是很好理解的,但是第一个例外三个版本表述大相径庭,需要好好考虑一番。

从翻译的中文理解上来说,第二个版本的持续制程确实是让人无法理解的一个词,而第一个版本则是讲方法经显著改变,而第三个版本认为是产品产生了实质性的改变,那么问题集中第一个例外究竟是指方法产生了实质性的改变还是指产品产生了实质性的改变。第271条g款是对专利方法进行保护的条款,若方法产生了实质性的改变自然是不侵权,如果按照这种思路,第一个例外的规定显得多余,从这个意义上来理解,本条的改变指的是产品的改变可能更说得通,其理由在于,在第二个版本所及的《美国专利法》一书第191页讲”联邦巡回上诉法院在一个案例中,根据“专利方法制成的产品与进口产品改变之实质性”估算实质改变,以决定是否适用第一个例外。这里就是讲的产品与产品之间的比较,第二个理由在于本条规定的第二个例外恰恰也是产品,所以从逻辑性上来讲,第三个版本的翻译可能更到位,因为产品发生了实质性的改变肯定也意味着方法发生了改变,保护产品进而保护方法,产品改变也肯定是由于方法改变而造成的,这在逻辑上也更讲得通。

综上,美国专利法对专利方法的保护如下:

进口、销售、许诺销售、使用专利方法制成的产品,在美国境内属于侵权的行为;非商业性使用或零售一般情况下视为不侵权,但是如果权利人通过进口、销售、许诺销售、使用等行为无法获得相应赔偿时,非商业性使用或零售也可算作侵权。两种情况下不构成侵权,第一涉嫌侵权的产品与专利方法获得产品之间有实质性的改变,第二涉嫌侵权的产品构成了另一产品不重要的组成部件。

王晶律师

2015年11月15日再编辑

王晶律师

律师、专利代理人,中共党员,毕业于南京大学法学院,执业于上海市协力(南京)律师事务所!

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