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我为什么拿不出外观设计专利权检索报告

我为什么拿不出外观设计专利权检索报告

基本情况先介绍一下:

原告是一个外观设计的专利权人,该份外观设计2006年申请,2007年授权,前不久我作为原告的委托律师向江苏省某中级法院提起诉讼,案件受理后不久法官即电话我,要求我拿出外观设计专利权检索报告,我告知,外观设计没有检索报告,法官貌似同意了我的观点,而后隔了几天,说要求我出具外观设计专利权评价报告,然后我说该专利是2009年10月1日之前申请,而外观设计专利权评价报告针对2009年10月1日以后申请的外观设计才能出具,法官貌似又同意了我的观点挂了电话,隔了几天,法官又给我电话,说他刚给国家知识产权局打了电话,外观设计是可以出具检索报告的,我说不可能,于是我们俩就杠上了,总而言之,我们都还很敬业,但毕竟说服法官是我唯一的工作,09年10月1日以前的外观设计专利并不存在检索报告也不能出具评价报告已经是专利圈的基本常识,但真的遇到较真的法官,如何才能有效说服,恐怕还要破费功夫,于是我开始认真地论证起我这篇文章的主题:我为什么拿不出外观设计专利权检索报告。

一、申请日2009年10月1日以前的实用新型有检索报告

最早是实用新型可以出具检索报告,这主要见于2000年《专利法》的第五十七条第二款[1],以及2001年《专利法实施细则》第五十五条[2]、第五十六条[3],《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(法释〔2001〕21号)第八条第一款[4],第九条[5],从上述法条规定可以看出,在2009年10月1日新专利法施行之前,只有实用新型可以出具检索报告,该报告由国家知识产权局行政部门出具,而在涉及实用新型专利权纠纷的时候,该报告是原告起诉时必须提供的,并且如果检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的,即便被告在大答辩期提无效了,人民法院都可以不中止诉讼

二、申请日在2009年10月1日以后实用新型及外观设计有评价报告

2009年10月1日修订施行的《专利法》第六十一条第二款[6]将外观设计纳入到评价报告里面,并且从以前的“检索报告”改为“评价报告”,同时配套施行的《专利法实施细则》第五十六条[7]、第五十七条[8]对于评价报告如何出具做了规定。

现行有效的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第一款[9]对于检索报告和评价报告在诉讼中的区别做了很好的规定,特别要指出的对于申请日2009年10月1日以后的外观设计是可以出具专利权评价报告。

具体来说,2009年10月1日新的《专利法》施行以后,评价报告相对于检索报告有如下四点修改

1、名称,由检索报告改为专利权评价报告。

2、针对对象:从实用新型扩大到外观设计。

3、请求人由专利权人扩到至利害关系人。

4、专利权评价报告不再专利权维权起诉时作为必须提交的,而是可以提交的。

三、外观设计根本没有专利法意义上的检索报告

1、外观设计检索报告并非法律术语,在新老专利法里都没有规定。

2、不管是实用新型检索报告还是外观设计评价报告,新老专利法及其实施细则均规定其出具的主体是国家知识产权局行政部门,换言之,如果不是由国家知识产权局行政部门出具的检索报告,即使称为检索报告,本身是不具有法律效力的,只能作为参考,目前最常见的是由国家知识产权局专利检索咨询中心出具的检索报告,该中心为国家知识产权局直属事业单位(具体介绍见http://www.sipo.gov.cn/gk/zzjg/jgjs/qtzsdwjs/200806/t20080624_408156.html),任何人都可以请求其出具检索报告,但这种检索报告显然不是专利法意义上的检索报告,名称类似,内涵大大不同。

3、无论是检索报告还是评价报告均需要向国家知识产权局申请做出,国家对于此类申请已经有通用表格,具体下载网址见http://www.sipo.gov.cn/bgxz/,专利权评价报告请求书的注意事项第二条则清楚说明:“国家知识产权局仅对申请日(有优先权的,指优先权日)在2009年10月1日之后(含该日)的实用新型专利或者外观设计专利作出专利权评价报告。”,另外还有实用新型专利检索报告请求书,在其注意事项第二条同样清楚说明“国家知识产权局仅针对申请日(有优先权的,指优先权日)在2009年10月1日之前的实用新型专利作出专利检索报告。”而外观设计专利检索报告请求书是没有的,这算是从另一方面证明外观设计是不存在检索报告的。

四、我为什么拿不出外观设计专利检索报告

经过上面的论述,对于这个问题我可以简单总结为:“法律没规定,国家知识产权局不出具,原告没法律义务提供。”


[1] 专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明;涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

[2] 授予实用新型专利权的决定公告后,实用新型专利权人可以请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告。

请求作出实用新型专利检索报告的,应当提交请求书,并指明实用新型专利的专利号。每项请求应当限于一项实用新型专利。

国务院专利行政部门收到作出实用新型专利检索报告的请求后,应当进行审查。请求不符合规定要求的,应当通知请求人在指定期限内补正。

[3] 经审查,实用新型专利检索报告请求书符合规定的,国务院专利行政部门应当及时作出实用新型专利检索报告。

[4] 提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

[5] 人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:

(一)原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的;

[6] 专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

[7] 授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。

请求作出专利权评价报告的,应当提交专利权评价报告请求书,写明专利号。每项请求应当限于一项专利权。

专利权评价报告请求书不符合规定的,国务院专利行政部门应当通知请求人在指定期限内补正;请求人期满未补正的,视为未提出请求。

[8] 国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后 2个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权,有多个请求人请求作出专利权评价报告的,国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。

[9]  对申请日在2009年10月1日前(不含该日)的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼,原告可以出具由国务院专利行政部门作出的检索报告;对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼,原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要,人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。

王晶律师

2016年6月23日

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王晶律师

律师、专利代理人,中共党员,毕业于南京大学法学院,执业于上海市协力(南京)律师事务所!

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