确认不侵犯专利权之诉文献综述

一、确认不侵犯专利权之诉的由来

 2000年9月，南京市中级人民法院受理了国内确认不侵权之诉第一案：苏州龙宝生物工程实业有限公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案。南京中院就案件的受理及案由确定问题，逐级上报请示。2001年，江苏省高级人民法院就该案向最高人民法院提出请示报告，2001年最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业有限公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案件作出批复[1]，由此确定了该类案件的案由，开启了确认不侵犯知识产权之诉的先河。

国内首起请求确认不侵犯商标权纠纷案件：中国社会科学出版社诉费德里克．沃恩有限公司（英国）（frederick warne & co. limited）商标权纠纷案，原告要求确认其出版的“彼得（peter）兔”系列图书不侵犯被告的商标权[2]。

国内首起请求确认不侵犯著作权纠纷案件：北京二中院在2003年受理的国家海洋局海洋出版社诉周小璞等31人请求确认不侵犯著作权纠纷案[3]。

对于专利、商标、著作权之外的其他知识产权请求确认不侵权，法院是否能够受理，有两种观点：

一种观点认为，其他知识产权纠纷案件的当事人不能提起确认不侵权之诉[4]。如在上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征电气股份有限公司确认不侵犯商业秘密纠纷一案中，上海市第二中级人民法院认为:最高人民法院2008年4月1日起实施的《民事案件案由规定》中列举了请求确认不侵犯专利权纠纷、请求确认不侵犯商标权纠纷、请求确认不侵犯著作权纠纷，并不包括请求确认不侵犯商业秘密纠纷，故原告提起请求确认其不侵犯被告的商业秘密的诉讼，不属于人民法院受理民事诉讼的范围，并裁定驳回了原告上海华明电力设备制造有限公司的起诉[5]。

另一种观点认为，《民事案由规定》并不是法院受理案件的依据，只要当事人的起诉符合《民事诉讼法》的相关规定，法院就应当受理。还是上述案件，上海华明电力设备制造有限公司不服上海市二中院的裁定，向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院认为:《民事案件案由规定》中是否存在相应的案由不能作为人民法院是否受理相关民事诉讼的条件之一。依据《民事诉讼法》第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理[6]。

确认计算机网络域名不侵权纠纷案：厦门中院受理了林赞松与吉安弗朗克费雷股份有限公司请求确认计算机网络域名不侵权纠纷案[7]。

确认植物新品种不侵权案：北京市第一中级人民法院受理了北京燕禾金农业科技发展中心就植物新品种权所提起的确认不侵权纠纷案等[8]。

二、确认不侵犯专利权之诉的性质

一种是确认不侵犯专利权之诉属于确认之诉，宋红波持这一观点,其理由认为确认之诉不存在给予内容[9]。

另一种观点是确认不侵犯专利权之诉属于侵权之诉，2004年，最高人民法院在《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》[10]指出：确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷。

三、确认不侵犯专利权之诉的相关法律规定

2003年10月公布的《关于审理专利侵权纠纷若干问题的规定》会议讨论稿中的62条规定：“专利权人或者其利害关系人向他人发出侵犯专利权警告的，被警告人可以向人民法院起诉，请求确认不侵犯专利权 。

2004年，最高人民法院《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》（2004）民三他字第4号:确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。

2005年，最高人民法院在知识产权审判工作座谈会上对确认不侵犯知识产权诉讼的受理也做过指导性的意见：”利害关系人受到侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动程序请求有权机关作出处理。

2008年4月1日施行的《民事案件案由规定》第153条规定了确认不侵害知识产权诉讼纠纷，其中又包括确认不侵害专利权纠纷、确认不侵害商标权纠纷和确认不侵害著作权纠纷 。

2009年4月21日公布的《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第13条规定：”……除知识产权权利人针对特定主体发出侵权警告且未在合理期限内依法提起诉讼，被警告人可以提起确认不侵权诉讼以外，正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，受到知识产权权利人以其他方式实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁，主动请求该权利人确认其行为不构成侵权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的，也可以提起确认不侵权之诉。

2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条：权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

四、请求确认不侵犯专利权之诉的受理条件

1、专利权人针对他人发出侵犯专利权的警告

专利权人针对特定的人发送侵权警告函，有人认为这是旨在干扰他人的正常经营而不是维护自己的正当权益[11]，笔者认为这种观点有失公允，发送律师函相对于提起专利侵权之诉而言，不失为更经济的维权途径，根据民法中“权利之行使不得妨碍他人正当利益”的民法原则，是否构成权利滥用应当结合具体案件来进行判断，而不能将权利人的此种行为一概认为是滥用权利。

针对利害关系人未收到权利人单独的、明确的侵权警告时，是否能够主动提起确认不侵权之诉？浙江高级人民法院的高毅龙法官认为[12]：需要考量利害关系人提起诉讼的行为是否具有实质上的正当性，如果具有正当性，在符合其他条件的情况下可以提起确认不侵权诉讼。

2009年司法解释并未明确侵权警告的方式、内容，可参考台湾公平贸易委员会于2005年制定《对于事业发侵害著作权、商标权或者专利权警告案件之处理原则》，该处理原则第2条将发送警告函的方式例举为：“事业除依法律程序主张权利或排除侵害外，以警告函、敬告函、律师函、公开信、广告启事及其他足以使其自身或他事业之交易相对人或潜在交易相对人知悉之书面……[13]”

有学者甚至认为2009解释以“受到侵权警告”为起诉条件不妥，存在明显漏洞，可确切表述为“当事人有确切证据证明其与权利人之间就侵权与否存在真实的纠纷”[14]。

实践中，权利人提起侵权之诉后又申请撤诉后，被告可以提起确认不侵权之诉[15]。

在行政机关处理阶段，能否提起确认不侵权之诉？雷艳珍认为：权利人的行政举报行为不能阻碍特定义务人提起确认不侵犯知识产权诉讼。

行政机关作出行政处罚之后，能否提起确认不侵权之诉？雷艳珍认为：确认不侵犯知识产权诉讼与行政诉讼有不同的救济功能和目的，不能以行政处罚获得救济为由剥夺原告的民事诉权。

2、书面催告

根据2009年司法解释的规定，在受到权利人的警告后，被警告人需要书面催告权利人行使权利，这一个程序，又被称为提起确认不侵犯专利权之诉的前置条件，国内学者对此诟病很多。

09专利解释针对的案件类型是确认不侵犯专利之诉，那么著作权、商标权等其他确认不侵权之诉中是否需要适用上述前置条件呢?

对此，最高人民法院副院长奚晓明于2010年4月全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话中，明确提出“对于确认不侵犯专利权以外的其他各类确认不侵犯知识产权纠纷，也应参照去年底发布的专利法司法解释第十八条规定的受理条件处理，都要坚持事先书面催告程序。[16]”

3、在合理期限内未行使权利

雷艳珍认为对自动取得类知识产权，确认不侵权诉讼制度的功能在于防止权利人滥用知识产权，适用于权利人发出侵权警告后未在合理期限内启动纠纷解决程序的情形，对于赋权类知识产权，除了上述适用情形外，还应当允许特定义务人基于消除行为侵权风险的考虑提起确认不侵权诉讼。对这种情形的受理条件为：（1）原告应当正在实施相关技术方案或者已经做好实施准备（实施行为限定为制造行为和对方法的使用行为）；（2）原告已经以合理的方式（如提供样品、制造方法）向被告提供了确认其方案的信息；（3）原告请求被告确认其实施行为是否侵权；（4）被告在合理期限内未对原告的请求作出答复或拒绝确认其不侵权。

五、国外的相关做法

1、美国的做法[17]

受理的大前提：一个案件能否受理取决于利害关系人是否具有实质争议（actual controversy）

具体到专利法的确认不侵权之诉又发展了两项判断标准（1）原告必须证明其现实的行为可能会构成侵权或者采取确切的步骤意图实现这样的行为（2）原告应当证明权利人采取明确的威胁及相关行为，从而使其可能陷入侵权诉讼产生”合理的担忧“。

合理的担忧标准成为”实质争议“原则在确认不侵犯专利权诉讼中的具体化，是美国受理确认不侵犯专利权诉讼的风向标。

美国法院在对宣告式判决的受理呈现放宽的趋势，合理担忧标准的客观性逐渐弱化，不再强调客观行为导致原告即发诉讼的预期。

2、英、澳的：不侵权宣告诉讼（non-infringement declaration）及解除无理威胁诉讼（relief from unjustified threats）[18]

A、不侵权宣告诉讼

英国法律的不侵权宣告诉讼旨在保证投资安全和市场公平竞争，任何人均可以提起这类诉讼，也适用于知识产权。

澳大利亚1990专利法第十一章第二部分专门规定了不侵权宣告诉讼，提起条件：（1）书面请求过权利人实施行为不侵权的书面许可（2）向权利人书面提供了实施放弃按的全部细节（3）曾提出支付权利人合理费用征询实施行为是否侵权。

B、解除无理威胁诉讼

英国的无理威胁诉讼仅存在于专利权和商标权领域，该诉讼制度的本意是防止无正当理由威胁第三人市场销售的行为[19]。

澳大利亚专利法第十一章第三部分规定了解除无理威胁诉讼。当行为人通过致函、宣传或其他方式威胁提起侵权程序或其他程序时，受威胁者可提起宣告其为无理威胁的申请，可申请就威胁颁布禁令，并就因遭受无理威胁所导致的损害恢复原状。

六、确认不侵犯专利权之诉的法律制度价值

宋红波认为知识产权确认不侵权之诉的制度价值体现在如下几个方面:1.将当事人从达摩克利斯之剑的威胁下解脱出来，2.制止权利人的知识产权滥用，3.提供了一种预防性的法律救济措施4.体现了正义、公平、效率与秩序等法律制度的普世价值[20]。

七、相关案例

1、奇瑞汽车诉赵申苓确认不侵犯专利权纠纷一案（2006）合民三初字第56号

2、葛跃进等与浙江久盛地板有限公司确认不侵犯专利权纠纷上诉案（2009）浙辖终字第110号

3、王新寅诉兆鹰公司确认不侵犯专利权纠纷案（2008）金中民三初字第165号、（2009）浙知终字第2号

4、西安奥克公司诉上海辉博公司确认不侵犯专利权纠纷案（2007）沪一中民五（知）初字第192号

5、亚东公司诉康纳公司确认不侵犯专利权纠纷案（2006）一中民初字第8603号

6、（2011）民提字第48号民事裁定书

参考文献

[1] （2001）民三他字第4号。

[2] http://www.people.com.cn/GB/shehui/1061/1926694.html，转引自：吴让军, 知识产权确认不侵权之诉若干问题实证研究, in 中国知识产权论坛(2015)暨中国知识产权法学研究会年会2015: 中国广东广州. 第 10页.

[3] http://private11.bjsx23.host.35.com/Web_P/N_show/?PID=5626，转引自：转引自：吴让军, 知识产权确认不侵权之诉若干问题实证研究, in 中国知识产权论坛(2015)暨中国知识产权法学研究会年会2015: 中国广东广州. 第 10页.

[4] 吴让军, 知识产权确认不侵权之诉若干问题实证研究, in 中国知识产权论坛(2015)暨中国知识产权法学研究会年会2015: 中国广东广州. 第 10页.

[5] （2008）沪二中民五（知）初字第108号民事裁定书

[6] （2008）沪高民三（知）终字第159号民事判决书

[7] （2004）厦民初字第265号民事判决书

[8] （2010）一中民初字第14719号民事判决书

[9] 宋红波, 知识产权确认不侵权之诉受理制度研究——从一条司法解释说开去. 苏州科技学院学报(社会科学版), 2011(03): 第43-49页.

[10] （2004）民三他字第4号

[11] 赵蕾, 确认不侵权之诉的理论探讨及程序细化——以民事诉讼为视角的分析. 法治研究, 2011(01): 第93-98页.

[12] 高毅龙, 侵权警告的利害关系人提起确认不侵权诉讼的条件. 人民司法, 2009(16): 第44-47+1页.

[13] 郭莹与闫文军, 确认不侵犯专利权之诉的受理条件研究. 北京政法职业学院学报, 2012(02): 第47-54页.

[14] 宋红波, 知识产权确认不侵权之诉受理制度研究——从一条司法解释说开去. 苏州科技学院学报(社会科学版), 2011(03): 第43-49页.

[15] （2006）一中民初字第8603号民事判决书

[16] 吴让军, 知识产权确认不侵权之诉若干问题实证研究, in 中国知识产权论坛(2015)暨中国知识产权法学研究会年会2015: 中国广东广州. 第 10页.

[17] 雷艳珍, 确认不侵犯知识产权诉讼的受理条件, 全国法院第25届学术讨论会2013: 中国北京. 第 11页.

[18] 雷艳珍, 确认不侵犯知识产权诉讼的受理条件, 全国法院第25届学术讨论会2013: 中国北京. 第 11页.

[19] 1883年《英国专利法》第32条、1907年《英国专利法》第36条

[20] 宋红波, 知识产权确认不侵权之诉受理制度研究——从一条司法解释说开去. 苏州科技学院学报(社会科学版), 2011(03): 第43-49页.